Rappelant quelques principes du droit des marques, le Tribunal de l’Union européenne (TUE) se prononce, à l’occasion de cet arrêt, sur la portée d’un accord par lequel deux parties sont convenues de ne pas utiliser le nom Cipriani dans le cadre d’une nouvelle activité pendant cinq ans (TUE, 1er mars 2018, T-438/16).
Fondée en 1956, notamment par M. Giuseppe Cipriani, la société Hotel Cipriani Srl gère un hôtel de luxe situé à Venise. Les fondateurs ont par la suite cédé, en 1966 et 1967, leurs parts dans la société. A cette occasion, Giuseppe Cipriani s’est entendu avec le cessionnaire pour que le nom Cipriani ne soit pas utilisé par l’une des parties dans le cadre d’une nouvelle activité pendant une durée de cinq ans.

En 2012, la société Altunis Trading, dirigée par le fils de Guiseppe Cipriani, a déposé une demande de marque verbale de l’Union européenne « CIPRIANI » en classe 32, pour les produits suivants : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pur faire des boissons ».

En 2013, Hotel Cipriani Srl a formé opposition à cette demande d’enregistrement en se fondant sur la marque verbale antérieure de l’Union européenne « HOTEL CIPRIANI » déposée le 1er avril 1996 en classe 42 (devenue 43) pour les services suivants : « Hôtels, réservation d’hôtel, restaurants, cafétérias, lieux publics de restauration, bars, approvisionnement, livraison de boissons pour consommation immédiate ».

La division d’opposition ainsi que la chambre de recours de l’EUIPO ont fait droit à cette opposition, estimant qu’il existait un risque de confusion entre les produits et services concernés. La société Altunis Trading a contesté cette analyse devant le TUE, arguant en substance que les juridictions avaient fait une mauvaise appréciation de l’usage sérieux de la marque antérieure « HOTEL CIPRIANI » en classe 43, avaient retenu à tort la similitude des produits et services en cause, et n’avaient pas pris en compte la violation de l’accord convenu entre les parties en 1967.

Le TUE a répondu à tous ces points, confirmant in fine l’existence d’un risque de confusion entre les marques verbales « HOTEL CIPRIANI » et « CIPRIANI ».

Concernant l’appréciation de l’usage sérieux d’une marque – Rappelons que, sur demande du déposant de la demande de marque contestée, le titulaire d’une marque antérieure déposée il y a plus de cinq ans doit pouvoir démontrer l’usage sérieux de sa marque pour les produits et services visés par le dépôt, invoqués au soutien de son opposition.

En l’espèce, Altunis Trading reprochait à la chambre de recours de l’EUIPO d’avoir retenu l’usage sérieux de la marque antérieure « HOTEL CIPRIANI » pour les services de restauration et de débit de boissons, soulignant que, dans l’hôtel, les services de restauration et débit de boissons ne seraient que des services accessoires à ceux d’hôtellerie, et seraient assurés par des bars et restaurants exploités sous leurs propres signes, distincts de la marque antérieure.

Le TUE donne raison à la Chambre de recours en estimant que :

• compte tenu de l’importance du volume des recettes des bars et restaurants évalué à 30 % des recettes totales de l’hôtel, les services de restauration et de débit de boissons fonctionnaient bien de manière distincte des services hôteliers ; et
• l’utilisation de signes différents n’était pas problématique dès lors que ces derniers étaient associés à la marque antérieure. En effet, l’usage de la marque antérieure n’a pas à être prouvé de manière isolée.

Concernant l’appréciation de la similitude des produits et services et des signes – Le TUE confirme le lien étroit entre les produits et services en cause, et partant une similitude, dès lors qu’il est « courant, de nos jours, que les restaurants vendent non seulement des boissons, mais […] produisent également les leurs, comme le café, le vin […] ».

En outre, et sans surprise, le TUE confirme le degré de similitude élevé entre les marques verbales en question dans la mesure où elles partagent toutes deux le même élément distinctif dominant « CIPRIANI ».

Concernant la prise en compte de l’accord entre les parties en 1967 – Altunis Trading se prévalait de l’accord de 1967 pour faire remarquer que, le délai de cinq ans ayant expiré, l’opposition engagée par la société Hotel Cipriani pouvait s’analyser comme une violation de cet accord.

Le TUE écarte cet argument et conclut à l’irrecevabilité du moyen, en soulignant qu’Altunis Trading ne démontre pas en l’espèce en quoi l’opposition engagée par Hotel Cipriani Srl constituerait une violation de l’accord conclu en 1967. Cette conclusion est tout à fait logique. En effet, l’accord par lequel deux parties sont convenues de ne pas utiliser le nom Cipriani dans le cadre d’une nouvelle activité pendant cinq ans ne saurait être interprété comme laissant par la suite les parties libres de déposer et exploiter des marques qui créeraient un risque de confusion pour le consommateur.

Par conséquent, le TUE rejette l’intégralité du recours formé par Altunis Trading à l’encontre de la décision de la chambre de recours de l’EUIPO.

Ainsi, si cet arrêt n’est pas innovant sur le plan juridique, il a pour mérite de rappeler et d’appliquer plusieurs principes essentiels en droit des marques qu’il convient d’avoir à l’esprit.

José Monteiro, of Counsel, droit de la propriété intellectuelle

Anaïs Arnal, avocat, droit de la propriété intellectuelle

Un accord temporaire de non-usage d’un nom patronymique n’autorise pas les parties à déposer comme marque ce nom par la suite, si cela occasionne un risque de confusion. Le cas Cipriani – Article paru dans la Lettre Propriétés Intellectuelles de juillet 2018