Dans cette affaire la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) était saisie pour la première fois de deux questions préjudicielles portant sur l’interprétation de l’article 8§1 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, posées par la cour d’appel de Düsseldorf. Cette disposition énonce que les caractéristiques de l’apparence d’un produit imposées uniquement par la fonction technique de ce dernier sont exclues du champ de la protection conférée par ledit règlement.

La décision de renvoi s’inscrit dans le cadre d’un litige opposant une société titulaire de plusieurs dessins ou modèles communautaires de tiges de centrage pour soudage enregistrés à un concurrent qui commercialisait des produits analogues. La première ayant introduit une action en cessation contre le second, celui-ci a répliqué en arguant de la nullité des titres dont la violation était invoquée.

Les questions posées invitent la Cour, d’une part, à définir la notion de « caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique » au sens de l’article 8 § 1 et, d’autre part, à déterminer la façon dont il convient d’apprécier si les dessins ou modèles concernés présentent de telles caractéristiques.

Dans la première question, la juridiction de renvoi invitait la CJUE à préciser si la simple existence Innde designs alternatifs permet de considérer que les dessins ou modèles litigieux ne sont pas uniquement déterminés par la fonction technique des produits concernés et, partant, ne relèvent pas de l’exclusion prévue audit article 8 § 1, ou s’il faut rechercher si des considérations esthétiques ou l’effet de la conception de ces produits ont amené le créateur à faire le choix d’un design spécifique.

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), après avoir penché pour la théorie de la multiplicité des formes par le passé, est plutôt favorable à la théorie de la causalité : il estime que l’article 8 §1 du règlement ne permet pas l’octroi de la protection au titre des dessins et modèles si l’apparence d’un produit est uniquement choisie afin de permettre à ce produit de remplir sa fonction technique. Il en va autrement de caractéristiques qui auraient été choisies, au moins en partie, dans le but d’améliorer l’aspect visuel du produit (EUIPO, 22 octobre 2009, R 690/2007-3, Lin Recyclingtech c/ Franssons Verkstader).

Dans la décision commentée, la Cour de justice commence par rappeler que les dispositions du règlement 6/2002 ne fournissent pas d’indications utiles pour répondre à cette question : la notion de « caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par sa fonction technique », qui figure à l’article 8 §1, n’y est pas définie. De plus, aucun critère d’appréciation n’y est prévu. En particulier, il n’est fait nulle mention du critère de l’absence de designs alternatifs à celui du produit concerné.

Partant, la Cour va rechercher dans l’économie générale du règlement, les fondements de sa réponse à la juridiction allemande (CJUE, 8 mars 2018, C-395/16, Doceram c/ CeramTec). En particulier, elle observe que le considérant 10 de ce règlement apporte un éclairage intéressant en énonçant que « l’innovation technologique ne devrait pas être entravée par la protection des dessins ou modèles octroyée à des caractéristiques imposées exclusivement par une fonction technique, étant entendu qu’il n’en résulte pas qu’un dessin ou modèle doit présenter un caractère esthétique ».

Comme l’avocat général l’a rappelé dans ses conclusions, « même si les qualités esthétiques du produit en cause ne constituent pas un critère d’appréciation déterminant pour l’octroi de la protection, il serait erroné d’en conclure que ce n’est pas l’apparence visuelle des produits que le dessin ou modèle communautaire entend protéger » (conclusions du 19 octobre 2017, point 28).

Ainsi, l’exclusion prévue à l’article 8 §1 est motivée essentiellement par l’absence d’une action créatrice du concepteur s’agissant de l’apparence du produit. Seule une plus‑value issue d’un effort intellectuel indépendant de la fonction justifie une protection au titre des dessins ou modèles. La voie naturelle de la protection de la fonction reste le brevet et il ne saurait être admis que les dessins ou modèles communautaires soient détournés de leur but pour offrir une protection aux caractéristiques purement techniques d’un produit.

Or, le fait d’opter pour un critère tel celui de la multiplicité des formes limite fortement le champ d’application de l’exclusion de l’article 8 §1 et pourrait priver cette disposition de son plein effet utile, en autorisant l’appropriation de formes à vocation purement technique pour lesquelles il existe des variantes.

Dans ces conditions, la Cour considère que l’article 8 §1 du règlement 6/2002 « exclut la protection au titre du droit des dessins ou modèles communautaires des caractéristiques de l’apparence d’un produit lorsque des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, n’ont joué aucun rôle lors du choix desdites caractéristiques, et ce, même s’il existe d’autres dessins ou modèles permettant d’assurer cette même fonction » (point 31).

Partant, elle répond à la juridiction de renvoi que l’article 8-1, du règlement n° 6/2002 « doit être interprété en ce sens que, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard« .

La seconde question préjudicielle était posée à titre subsidiaire : il s’agissait de déterminer si, pour la mise en œuvre de l’article 8§1, il convenait de vérifier si les caractéristiques de l’apparence du produit en cause sont attribuables uniquement à la fonction technique recherchée, ou s’il fallait constater l’inexistence de designs alternatifs pouvant aussi remplir cette fonction.

Dans cette analyse, l’intention du créateur lorsqu’il a conçu le dessin ou modèle n’est pas pertinente et ne saurait constituer le facteur clé permettant de déterminer si telle caractéristique a été retenue en raison de considérations purement techniques.

Seule une approche objective de l’analyse permet une application uniforme dans l’ensemble des États membres, mais aussi assure davantage de prévisibilité et renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques.

Ainsi que le rappelle l’avocat général dans ses conclusions, l’application de l’article 8 §1 du règlement suppose de procéder à une évaluation d’ordre technique, ce qui requiert certaines compétences. Cette évaluation ne peut être effectuée du point de vue de l’utilisateur averti. Celui-ci n’est pas nécessairement en mesure de distinguer, malgré son expérience liée à l’utilisation du produit, les aspects de l’apparence du produit qui sont dictés par la fonction technique de ceux qui sont esthétiques (point 58).

Cette analyse doit être effectuée par le juge national, qui doit apprécier objectivement et au regard de « toutes les circonstances révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l’apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique » si les différentes caractéristiques de l’apparence d’un produit répondent uniquement à des considérations liées à la fonctionnalité (point 37). Il n’y a pas lieu de se fonder sur la perception d’un « observateur objectif ».

José Monteiro, of Counsel, droit de la propriété intellectuelle