La Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel reconnaissant la validité de la marque « vente-privee.com » (Cass. com., 6 décembre 2016, n°15-19.048).

Le demandeur avait introduit en 2012 un recours en annulation partielle de la marque verbale française « vente-privee.com » pour la classe 35 désignant les services de vente sur Internet, soutenant qu’elle serait nulle pour défaut de distinctivité au motif que lors de son enregistrement en 2009, l’expression « vente-privee.com » était composée de termes génériques totalement descriptifs des services de vente sur Internet. La société Vente-privee.com soutenait que sa marque était notoire et avait acquis un caractère distinctif par l’usage qui en avait été fait. Le tribunal de grande instance de Paris avait jugé que Vente-privee.com n’avait pas suffisamment démontré l’acquisition du caractère distinctif et annulé la marque pour la classe 35 (TGI Paris, 28 novembre 2013, n°12-12.856).

La société Vente-privee.com ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Paris a infirmé, le 31 mars 2015, cette annulation partielle de la marque considérant que si la marque était effectivement descriptive en 2009, la société Vente-privee.com avait suffisamment démontré l’acquisition du caractère distinctif depuis son dépôt par un usage à titre de marque continu, intense et de longue durée de la marque verbale « vente-privee.com ». Les éléments relatifs à l’usage postérieur au dépôt apportés par Vente-privee.com permettaient bien de déduire qu’une fraction significative du public concerné percevait cette marque comme identifiant les services de vente au détail provenant de la société Vente-privee.com (CA Paris, 31 mars 2015, n°13-23.127).

Le demandeur s’est ensuite alors pourvu en cassation, soutenant notamment qu’il ne pouvait être tenu compte d’un usage postérieur à l’enregistrement d’une marque pour apprécier sa validité. La Cour de cassation rejette son pourvoi et confirme l’arrêt d’appel.

Cet arrêt donne ainsi l’opportunité à la Cour de cassation de préciser qu’il est possible de prendre en compte l’usage d’une marque postérieur à son enregistrement pour apprécier sa distinctivité, et ce en conformité avec la directive 2008/95 du 22 octobre 2008. Elle rappelle, d’une part, que l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif peut être acquis par l’usage (sans préciser ni exclure la prise en compte de l’usage postérieur à l’enregistrement) et, d’autre part, que l’article 3 §3 de la directive laisse expressément la faculté aux Etats membres de prévoir que la distinctivité peut être acquise par l’usage postérieur à l’enregistrement.

La Cour de cassation précise ainsi clairement qu’en France le caractère distinctif d’une marque peut être acquis par l’usage aussi bien avant qu’après son enregistrement. Le titulaire d’une marque descriptive dépourvue de caractère distinctif au moment de son dépôt pourra donc s’il fait par la suite un usage suffisamment intensif de cette marque lui permettre d’acquérir un caractère distinctif. Cette décision invite clairement les opérateurs économiques à surveiller et à agir rapidement contre l’enregistrement par des concurrents de telles marques descriptives ou génériques avant qu’elles n’acquièrent un caractère distinctif par l’usage qui en est fait.

Anne-Laure Villedieu, avocat associée en droit de la propriété industrielle, droit de l’informatique, des communications électroniques et protection des données personnelles.

Diane De Tarr-Michel, avocat en droit de la propriété intellectuelle