La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) vient de rendre un arrêt qui constitue une évolution majeure de sa jurisprudence en matière de lutte contre la contrefaçon des droits de marque (CJUE, 7 août 2018, C-521/17).

SNB-React (ci-après React), une association très active dans la lutte contre la contrefaçon de produits de marque avait assigné M. Deepak Mehta devant le tribunal de première instance de Harju (Estonie).

Ce dernier avait enregistré des noms de domaine comprenant de nombreuses marques des adhérents de React et détenait également les adresses IP correspondant à ces noms de domaine (38 000 environ). Sur les sites correspondants étaient vendus des produits de contrefaçon de ces marques. M. Mehta prétendait n’avoir fait aucun usage personnel des marques, son rôle consistant uniquement à louer les noms de domaine et les adresses IP à des sociétés tierces.

En première instance, le Tribunal a rejeté la requête de React, au motif, d’une part, que, n’étant pas titulaire des marques, elle n’était pas autorisée à agir en contrefaçon en son nom propre et, d’autre part, que la détention des noms de domaine et adresses IP ne constituait pas une faute personnelle de M. Mehta, dont la responsabilité ne pouvait pas être recherchée du fait de l’activité illégale des tiers exploitant les sites.

Deux interrogations justifiaient de saisir la CJUE de questions préjudicielles :

• la première était relative au droit d’agir en leur nom des organismes de représentation des titulaires de marques, au regard des dispositions de l’article 4 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 ; et
• la seconde consistait à déterminer si la responsabilité peut résulter de la simple mise à disposition des sites et adresses IP en application des dispositions des articles 12, 13 et 14 de la directive 2000/31 du 8 juin 2000.

Sur le droit d’agir en leur nom propre des organismes représentant les titulaires de droits de marque

Tout d’abord, précisons que la réponse de la Cour de justice a vocation à s’appliquer, mutatis mutandis, à tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle et pas uniquement à la contrefaçon de marque.

En effet, le considérant 13 de la directive 2004/48 dispose qu’« il est nécessaire de définir le champ d’application de la présente directive de la manière la plus large possible, afin d’y inclure l’ensemble des droits de propriété intellectuelle couverts par les dispositions communautaires en la matière et/ou par la législation nationale de l’État membre concerné ».

Concernant les personnes ayant la qualité pour agir en défense d’un droit de propriété intellectuelle, l’article 4 de cette même directive établit une distinction entre le titulaire du droit lui-même et les autres personnes autorisées à agir, et notamment : les licenciés, les organismes de gestion collective ou encore les organismes de défense professionnelle. Dans le cas du titulaire du droit contrefait, la qualité pour agir est automatique alors que pour les autres catégories de personnes, le texte renvoie aux dispositions de la législation de l’Etat membre applicables.

Sur ce point l’arrêt apporte une précision importante. En effet, estimant qu’une interprétation restrictive de l’article 4 priverait les dispositions de la directive de tout effet utile. La CJUE indique que cet article « ne saurait être interprété en ce sens qu’il donne une latitude illimitée aux États membres pour reconnaître ou non, aux organismes de gestion collective de droits de propriété intellectuelle, la qualité pour demander, en leur nom propre, l’application des réparations prévues par cette directive, en vue de protéger lesdits droits ».

Les Etats membres sont ainsi tenus de reconnaître aux organismes de représentation collective de titulaires de marques, la qualité pour demander, en leur nom propre, l’application des réparations prévues par cette directive, en vue de protéger les droits de ces titulaires, à condition qu’ils soient reconnus comme ayant un intérêt direct à la défense de tels droits.

Il appartient au juge national, saisi du litige au principal de déterminer si un tel organisme est considéré par la législation nationale comme ayant un intérêt direct à la défense des droits des titulaires de marques qu’il représente.

La solution de la Cour semble transposable aux organismes de défense professionnelle, pour peu qu’eux aussi disposent d’un intérêt direct à la défense des droits de marque.

Quels pourraient être en France les organismes de représentation collective ou de défense professionnelle pouvant agir en leur nom, en défense des marques de leurs membres ?

Les syndicats et fédérations professionnelles font certainement partie de cette catégorie, dans la mesure où ils ont un intérêt direct à la défense des droits de leurs adhérents. La question est cependant plus délicate s’agissant des associations de consommateurs. Dans la mesure où ces organismes regroupent des catégories de personnes très diverses, il semble difficile de leur reconnaître cette qualité.

Limitations de responsabilité

La Cour de Justice avait également à examiner si les limitations de responsabilité prévues par les articles 12 à 14 de la directive 2000/31 sur le commerce électronique pouvaient bénéficier au propriétaire de noms de domaine et adresses IP, mis à la disposition de tiers et utilisés par ces derniers pour vendre des produits de contrefaçon.

Il résulte de la jurisprudence antérieure que les dérogations en matière de responsabilité couvrent uniquement les cas où l’activité à laquelle se livrent les prestataires de services revêt un caractère purement technique, automatique et passif, impliquant que ces prestataires n’ont ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées par les personnes auxquelles ils fournissent leurs services (CJUE, 23 mars 2010, C‑236/08). En revanche, ces limitations de responsabilité ne sont pas applicables dans le cas où le prestataire joue un rôle actif, en permettant à ses clients d’optimiser leur activité de vente en ligne (CJUE, 12 juillet 2011, C‑324/09).

Ici, la Cour de justice ne prend pas parti et renvoie à la juridiction estonienne le soin de s’assurer, à la lumière de ces principes, que le défendeur n’avait ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées par ses clients et qu’il ne jouait aucun rôle actif en permettant à ces derniers d’optimiser leur activité de vente en ligne de produits de contrefaçon.

Les limitations de responsabilité prévues sont donc applicables au prestataire d’un service de location et d’enregistrement d’adresses IP pour autant que ce service relève d’une des catégories de services visées aux articles 12 à 14 de la directive et qu’il remplisse l’ensemble des conditions correspondantes.

En conclusion, si la réponse à la première question préjudicielle est une avancée significative dans la lutte contre la contrefaçon, la solution apportée à la deuxième question est en revanche décevante, notamment eu égard au nombre industriel de noms de domaine et d’adresses IP mis à disposition. Dans un tel cas de figure, il aurait pu être considéré que l’ignorance et le rôle passif du vendeur n’étaient pas recevables.

José Monteiro, of Counsel, droit de la propriété intellectuelle