Décliner un préfixe à l’infini sur une gamme de produits est susceptible de constituer un puissant axe marketing. Facilement lisible par les consommateurs, s’il parvient à atteindre un degré de notoriété suffisant, le préfixe en devient particulièrement attractif. C’est en tout cas le pari qui a été effectué par les sociétés Apple et McDonalds, dont les préfixes respectifs « i » (iPod, iPad, iPhone, etc.) et « Mc » (McFish, McToast, McFlurry, McChicken) ont été abondamment déclinés.

Dans la présente affaire, c’est la société McDonald’s qui a pris le parti de défendre son emblématique préfixe, prétendument usurpé par la société singapourienne Future Enterprises. Cette dernière avait en effet déposé une marque de l’Union européenne « MACCOFFEE » pour désigner des produits alimentaires et des boissons. Enregistrée, cette marque a fait l’objet d’une action en nullité de la part de la société McDonald’s, sur le fondement de sa marque européenne « McDONALD’S », mais également d’autres marques comportant « Mc » ou « Mac », invoquant une atteinte à la renommée de sa marque et de sa famille de marques, au regard de l’article 8, § 5 du règlement 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque européenne.

L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, devenu depuis Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, ayant fait droit à la demande d’annulation, compte tenu de la réputation de la marque « McDONALD’s », la société Future Enterprises a porté l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne.

Le Tribunal confirme la renommée de la marque « McDONALD’S » mais également celle de la famille de marques. Relevant que la marque « MACCOFFEE » est constituée d’une combinaison du préfixe « Mac » avec le nom d’un produit alimentaire, selon une composition similaire aux marques de la société McDonald’s, le Tribunal retient qu’« il existe un risque sérieux que le public pertinent puisse associer la marque contestée à la famille de marques « Mc » et établir mentalement un lien entre les marques en conflit » et que l’usage de « MACCOFFEE » tire indûment profit de la renommée des marques de McDonald’s pour bénéficier de son pouvoir d’attraction. A cet égard, le Tribunal écarte l’argumentation de la société singapourienne reposant sur le caractère distinct des préfixes « mac » et « mc » et la banalité du préfixe « mc », couramment employé dans les noms patronymiques gaéliques. Par conséquent, le recours formé par Future Enterprises est rejeté (TUE, 5 juillet 2016, T-518/13, McDonald’s c/ Future Entreprises).

Cet arrêt revient ainsi à conférer à McDonald’s un monopole sur l’utilisation du préfixe « Mc » ou « Mac » en matière de produits alimentaires et de boissons et propose une application inédite de l’article 8, § 5 à la famille de marques. Cette décision est susceptible d’encourager certaines entreprises à élargir et donner de la valeur à leurs familles de marques.

Sabine Rigaud, avocat, droit de la propriété intellectuelle